Logo ADI Toscana  
Logo ADI Toscana
 
ADI Toscana ADI News   ADI Members   ADI Services   ADI Awards   ADI Resources
ADI Services     Giurì del design  |  Registro dei progetti  |  Commissione consulenze professionali  |  Parere Legale
Ulteriori documenti, servizi ed informazioni sono disponibili nell'AREA RISERVATA SOCI 
 

 

 
 
 
vai al web dell'ADI Nazionale
 
LA BREVETTAZIONE IN ITALIA

Con l'argomento «La brevettazione in Italia» parte il primo di una serie di aggiornamenti normativi e giurisprudenziali relativi ad argomenti che si auspicano essere utili ai soci ADI Toscana nello svolgimento della propria professione. Attendiamo Vostri suggerimenti su eventuali temi da trattare.


In forza della normativa nazionale vigente, i requisiti di brevettabilità di un'invenzione o di un modello di utilità sono essenzialmente i seguenti: la novità (assoluta), l'originalità (aspetto che attiene all'attività inventiva, per cui l'invenzione non deve essere evidente per un esperto del settore) nonché l'applicazione industriale (il trovato deve cioè avere un'applicazione nel campo agricolo e/o industriale).
Al fine di ottenere il rilascio di una privativa brevettuale è necessario depositare una domanda di brevetto, ossia un testo legale, che comprende un titolo, un riassunto, una descrizione (che si sostanzia in un testo nel quale si descrive sia lo stato della tecnica sia gli elementi caratteristici del trovato), una o più rivendicazioni (che indicano l'ambito di esclusiva e quindi il campo di applicazione nel quale è possibile esercitare una tutela legale impedendo a terzi di poter riprodurre quanto descritto in esse) e può essere, eventualmente corredata da disegni.
Le domande di brevetto possono essere depositate presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi a mezzo posta ovvero presso le Camere di commercio. Queste raccolgono e protocollano le domande ricevute inoltrandole successivamente all'Ufficio Italiano brevetti e marchi che svolgerà il procedimento amministrativo di accertamento della sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge.

Ai fini di un valido deposito, è necessario predisporre una domanda in bollo su appositi moduli, scaricabili dal sito www.uibm.gov.it. La domanda dovrà essere indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e dovrà contenere il titolo dell'invenzione, i dati del titolare (soggetto cui spettano i diritti allo sfruttamento patrimoniale del brevetto ex art. 63 cod. pr. Ind.), quelli dell'inventore (cui spettano invece i diritti morali) nonché l'eventuale documento di priorità.
Unitamente al modulo sarà necessario allegare la descrizione con le rivendicazioni del brevetto (ex art. 51 e 52 c.p.i.), copia dell'avvenuto pagamento dei diritti di deposito nonché del pagamento dei diritti camerali (se il deposito avviene tramite le Camere di Commercio). E' possibile fare riserva di tali documenti. In assenza di deposito della documentazione richiesta, l'Ufficio informerà il richiedente e lo inviterà ad integrare la domanda entro i termini previsti. Qualora siano trascorsi tali termini senza che il richiedente abbia provveduto ad integrare, secondo le indicazioni dell'esaminatore, la domanda, quest'ultima non sarà considerata validamente depositata.
Il deposito di una domanda di brevetto prevede il pagamento, una tantum, dei diritti di concessione. I diritti di mantenimento, invece, sono dovuti annualmente a partire dal quinto anno. Tali diritti possono essere corrisposti, qualora il titolo di privativa non sia ancora stato concesso, cumulativamente entro un anno dal suo rilascio.

La domanda, una volta depositata, verrà segregata per tre mesi affinchè venga esaminata dalla Sezione Militare (distaccamento del Ministero della difesa presso l'UIBM). Di conseguenza, ai sensi dell'art. 198 c.p.i., coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero, depositare esclusivamente presso uffici di Stati Esteri, l'Ufficio brevetti europeo ovvero l'Ufficio internazionale di Ginevra (OMPI), le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia. Non possono altresì depositarle prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero dello sviluppo economico si pronuncerà sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta della Sezione Militare. Trascorsi novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa fatta salva la facoltà del Ministero della difesa di differire la concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione relativa.
L'Ufficio in tali ipotesi ne darà comunicazione all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.


La riforma introdotta con d.m.27.06.2008 ed entrata in vigore il 01 luglio 2008, prevede, per le sole domande di brevetto d'invenzione, la ricerca di anteriorità che verrà condotta, per conto dell'UIBM, dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO secondo l'acronimo inglese European Patent Office).
In base all'accordo sottoscritto tra UIBM e EPO, entro nove mesi dalla data del deposito della domanda, l'ufficio Europeo dei brevetti si impegna a redigere e trasmettere all'UIBM, un rapporto di ricerca che elenca documenti anteriori pertinenti unitamente ad un'opinione scritta in merito alla novità e inventività del trovato. L'ufficio italiani brevetti e marchi si è impegnato a trasmettere «senza ritardo» il rapporto di ricerca e la relativa opinione scritta al richiedente, il quale avrà la facoltà di modificare la domanda di brevetto, ovvero presentare argomentazioni sul rapporto di ricerca entro il termine di 18 mesi dal deposito (data nella quale la domanda è pubblicata). La ricerca di anteriorità non verrà condotta se il contenuto della domanda di brevetto sarà giudicato tale da non renderla utile o realizzabile (ad esempio palese notorietà del trovato, mancanza di chiarezza del testo della domanda).

Affinchè la domanda possa essere oggetto della ricerca di anteriorità da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti, sarà necessario che essa sia depositata completa di una traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni, oppure – in alternativa – che sia versata una tassa di € 200,00. Il costo della ricerca (di circa di € 2.000,00) è sostenuto completamente dall'Ufficio Italiano brevetti e marchi. Questo provvede all'esame della domanda in contraddittorio con il titolare e successivamente emette una decisione di concessione o di rifiuto contro la quale sarà ammesso ricorso.
L'introduzione della ricerca dell'anteriorità per le domande nazionali di brevetto costituisce un'importante novità, dal momento che consente di disporre di un parere di brevettabilità dell'invenzione di cui si è richiesta tutela, redatto da un'autorità di riconosciuta competenza e con costi limitati per il richiedente. Inoltre l'esame condotto dall'Ufficio non accerta soltanto la regolarità formale delle domande di brevetto, ma fornisce anche una sostanziale valutazione della brevettabilità del trovato.

Dalla data di deposito di una domanda di brevetto per invenzione decorrono i seguenti termini:
  • 3 mesi: scadenza del termine di segretazione e possibilità di estendere immediatamente la domanda, ovvero di renderla accessibile al pubblico;
  • 9 mesi: comunicazione degli esiti della ricerca brevettuale condotta dall'Ufficio europeo dei brevetti per conto dell'UIBM;
  • 12 mesi: diritto di priorità;
  • 18 mesi: accessibilità al pubblico della domanda di brevetto (è possibile richiedere la pubblicazione anticipata a tre mesi dal deposito), ovvero la possibilità di opporlo a terzi per bloccare gli utilizzi non autorizzati dell'invenzione (art. 53 c.p.i.);
  • 20 anni: termine di validità del brevetto (art. 60 c.p.i.).


La concessione dell'esclusiva sullo sfruttamento dell'invenzione spetta all'inventore o al suo avente causa.
In ogni caso in Italia, così come in tutti gli atri Stati (eccezion fatta per gli Stati Uniti in cui vige il principio first to invent) prevale il principio del first to file per cui il diritto non è di chi lo ha inventato per primo, ma del soggetto che ha per primo depositato legittimamente la domanda.
Si afferma in tal senso che la procedura di brevettazione in parola sia costitutiva di diritti, in quanto solo a fronte del deposito, o meglio, della concessione della privativa, è possibile far valere pienamente i propri diritti. Tuttavia si ricordi che il titolare di una domanda (ancora in fase d'esame) potrà comunque agire in giudizio prima della concessione nei limiti e nelle modalità sopra ricordate in quanto sussiste una presunzione di validità del titolo di privativa fino a prova contraria.
Nell'ipotesi in cui il brevetto sia segreto, in quanto depositato senza richiedere l'immediata accessibilità al pubblico, e non ancora trascorso il periodo di 18 mesi, sarà possibile parimenti azionarlo, purchè venga a conoscenza dei soggetti che si ritengono contraffare il trovato oggetto di domanda. L'opponibilità al brevetto – ancorchè in fase di esame – decorre pertanto dalla data in cui la domanda, le rivendicazioni, la descrizione e gli eventuali disegni sono resi accessibili al pubblico.

Il rilascio del brevetto in Italia, prima dell'introduzione della riforma, avveniva mediamente in circa quattro anni dalla data del deposito, senza che venisse tuttavia condotta alcuna ricerca di novità né un vero e proprio esame di merito dei requisiti richiesti dalla legge. Le questioni sulla validità del brevetto erano pertanto generalmente devolute alla competenza del giudice ordinario in caso di contestazione di diritti.
Oggi, invece, l'esame di novità condotto dall'Epo per conto dell'UIBM dovrebbe consentire di effettuare una prima importante verifica in merito al requisito della novità del trovato. Una volta superato l'esame, l'Ufficio Italiano brevetti e marchi provvede a concedere il brevetto. Contro i provvedimenti amministrativi di rifiuto, decadenza o nullità, sarà possibile presentare ricorso presso la Commissione dei ricorsi che, sentite le parti, si pronuncerà sulla legittimità o meno del provvedimento emesso dall'Ufficio.
Nell'ipotesi in cui venga rigettato il ricorso o non si decida di appellare la decisione della Commissione presso la Cassazione, ovvero trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale, gli effetti del brevetto non potranno più essere esercitati a far data dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.


Un ultimo cenno meritano le tasse di mantenimento intese nel senso che per mantenere in vita un brevetto italiano nazionale o la fase nazionale di un brevetto europeo concesso e designante l'Italia, occorre pagare anticipatamente una tassa annuale e, a partire dal quinto anno dal deposito, di importo crescente con il passare degli anni.
Sono esenti dal pagamento delle tasse di mantenimento in vigore dei brevetti le Università, le organizzazioni non aventi fini di lucro nonché le istituzioni pubbliche.
Il pagamento delle tasse può avvenire, in via cumulativa, per tutte quelle dovute sino ad allora, entro quattro mesi dalla data di concessione del brevetto.

Il titolare, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere con ricorso, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza. La Commissione, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte, esamina l'istanza. Tanto dalla presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, dovrebbe essere presa nota nel registro dei brevetti e data di pubblicazione nel relativo Bollettino Ufficiale.
Trascorsi sei mesi dalla pubblicazione, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.


Questa breve sintesi sulla brevettazione in Italia si conclude con l'invito a volerci contattare, per qualsiasi chiarimento o per proporre argomenti che i soci ADI Toscana ritengano essere particolarmente interessanti, all'indirizzo parerelegale@aditoscana.it


Avv. Caterina Origlia
Avv. Jacopo Piccioli


 
     

 
ADI Services Parere Legale

 12/10/2011 
003. Nuove agevolazioni a sostegno della
        innovazione e della competitività

 03/05/2011 
002. La tutela penale degli oggetti di design

 14/02/2011 
001. La brevettazione in Italia

ADI :: via Bramante 29 - 20154 Milano | Delegazione Toscana: via Vittorio Emanuele 32 - 50041 Calenzano (FI) - info@aditoscana.it